Une marque de commerce consiste en un mot, un symbole ou un dessin, ou une combinaison de ceux-ci, qui sert à distinguer les produits ou les services d'une personne ou d'un organisme d'autres produits ou services offerts sur le marché. Les marques de commerce représentent non seulement les marchandises et services réels, mais aussi la réputation du producteur. En ce sens, elles sont considérées comme une propriété intellectuelle importante.

Afin de faciliter l’enregistrement d’une marque de commerce, certaines règles s’appliquent :

• des termes descriptifs et génériques ne devraient jamais être utilisés; et
• des termes ayant une utilisation particulière dans une industrie devraient être évités.

La Loi sur les marques de commerce énonce clairement certaines restrictions quant à l’enregistrement d’une marque de commerce et, naturellement, l’utilisation de sujets obscènes, scandaleux ou immoraux est interdite de même que l’utilisation de portraits ou de signataires de personnes vivantes ou décédées dans les trente (30) dernières années.

Oui. Lorsque la marque de commerce est un « dessin », le requérant peut enregistrer les mots et le dessin séparément. Le requérant peut enregistrer les mots et le dessin séparément ce qui lui offre une protection maximale et lui donne plus de latitude dans l’utilisation desdites marques de commerce.

Utiliser une marque de commerce de façon continue avec certains produits or services peut établir un droit de propriété sur cette marque de commerce en vertu de la common law.

Le processus d'enregistrement, grâce aux vérifications approfondies qu'il comporte en vue de dépister les marques de commerce en situation conflictuelle, permet au requérant de revendiquer une marque unique et d'éviter de violer les droits de tiers.

L'enregistrement est une preuve irréfutable (présomption légale) du droit de propriété exclusif au Canada ce qui permet au propriétaire de la marque de commerce de protéger plus facilement ses droits en cas de contestation puisqu'il incombe au contestataire de prouver ses droits dans tout litige.

Bien que l’enregistrement offre la meilleure protection juridique contre l’utilisation illicite d’une marque de commerce par un tiers, il est important de réaliser qu'elle n’est pas et ne peut jamais être une garantie contre toute éventualité. Par exemple, certaines circonstances permettent la radiation d’une marque de commerce.

De plus, l’enregistrement d’une marque de commerce auprès du Bureau canadien des marques de commerce protége les droits du propriétaire de cette marque au Canada seulement. Si cette même marque de commerce est utilisée dans d’autres pays, il serait opportun de considérer l’enregistrement dans chacun de ces pays.

Recherches préliminaires

Tel que mentionné précédemment, le but premier d’enregistrer une marque de commerce vise à protéger une identité corporative. Avant de produire une demande, il est fortement recommandé d’effectuer une recherche détaillée afin d’évaluer les chances de succès de l’enregistrement. En effectuant de telles recherches, cela permet d’éliminer toute demande pouvant créer de la confusion avec des marques déjà enregistrées.

Une recherche peut être effectuée par toute personne au Bureau des marques de commerce. Cependant, il est fréquent d’utiliser les services d’un agent des marques de commerce qui a accès aux bases électroniques de données.

Les étapes de l’enregistrement d’une marque de commerce

Afin d’enregistrer une marque de commerce au Canada, le requérant doit déposer une demande dûment complétée accompagnée des droits prescrits auprès du Bureau des marques de commerce. La demande sera inscrite au Registre des marques de commerce de l’Office de la propriété intellectuelle avec la mention « en instance ». Le traitement de la demande prend, à moins d’embûches, environ quatorze (14) mois (le délai peut varier).

Demande d’enregistrement d’une marque de commerce

Il existe deux demandes d’enregistrement distinctes. La première s’applique à une marque de commerce ordinaire au Canada, c’est-à-dire une marque de commerce déjà utilisée par le requérant, alors que, la seconde demande vise une marque de commerce ordinaire dont l’emploi est projeté au Canada. Pour cette dernière, le requérant devra prouver l’utilisation de la marque afin qu’elle soit enregistrée.

Toute demande pour l’enregistrement d’une marque de commerce doit inclure une description détaillée des produits et services reliés à cette marque. Dans les semaines subséquentes, le Bureau des marques de commerce accusera réception de la demande dûment remplie et lui attribuera une date de production.

S’il s’agit d’un dessin, celui-ci doit être joint. Si vous souhaitez bénéficier d’une marge de manœuvre maximale, il est recommandé de déposer un dessin en noir et blanc et, si celui-ci contient un mot ou une expression, l’écrire en majuscule ou minuscule ce qui permettra au requérant de varier couleur et caractère typographique.

Examen de la marque de commerce

Dans les mois qui suivent, le Bureau des marques de commerce procède aux vérifications suivantes :

• il effectue des recherches au niveau des archives des marques de commerce afin de trouver toute autre marque de commerce pouvant être considérée conflictuelle avec celle soumise par le requérant. Advenant qu’il en découvre une, il avise le requérant;
• il s’assure que la demande soit conforme aux exigences de la Loi et son règlement d’application et, s’il y a lieu, informe le requérant de tout manquement.

Annonce

Une fois approuvée, le Bureau des marques de commerce publie la demande dans l’un des numéros du Journal des marques de commerce. Toute personne peut, dans le délai de deux (2) mois à compter de l’annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au Bureau des marques de commerce une déclaration d’opposition. Si cela survient, l’enregistrement de la marque de commerce peut être retardé pendant plusieurs mois.

Si personne ne dépose une déclaration d’opposition, la demande est admise. Sur paiement de frais d’enregistrement de 200 $ et, s’il y a lieu, la production d’une déclaration d’emploi dans le cas d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce avec emploi projeté, la marque est enregistrée au Registre des marques de commerce et le Bureau des marques de commerce émet un certificat d’enregistrement.

La Loi ne comporte aucune exigence à propos du marquage. Toutefois, les propriétaires de marques de commerce indiquent souvent leur enregistrement au moyen de certains symboles, à savoir, un R inscrit dans un cercle ®, TM (trademark), SM (service mark), MD (marque déposée) ou MC (marque de commerce). Bien que la Loi n’exige pas l’utilisation de ces symboles, il est recommandé de s’en servir. Les symboles TM, SM ou MC peuvent être utilisés sans pour autant que la marque de commerce soit enregistrée. Par contre, le ® ou MD ne doivent être utilisés que si la marque est enregistrée.

L’enregistrement d’une marque de commerce est valide pour une durée de quinze (15) ans et est, par la suite, renouvelable tous les quinze (15) ans moyennant le paiement des droits exigibles.

Le tableau qui suit énumère certains des droits reliés à la production et à l’enregistrement d’une marque de commerce, lesquels sont sujets à modification. Naturellement, ces frais ne tiennent pas compte des honoraires pouvant être soumis par l’agent des marques de commerce que vous avez retenu.